언젠가의 해외 특허 출원을 위해 지금 기억할 것들 4
해외 특허를 빨리 받기 위해 알아 둘 키워드
<세줄요약>
- PPH: 한국에서 빨리 등록 받고 외국에선 PPH 심사를 이용하자
- Track One: 미국에서는 돈만 내면 무조건 빨리 심사해줘요
- PACE: 유럽에서는 PACE 심사를 신청하지 않으면 손해
우리 나라에서 특허를 출원해서 등록받는데 소요되는 시간은 일반적으로 1~2년 정도입니다. 미국은 어떨까요? 미국 특허청에 컴퓨터, S/W 관련 발명을 출원하면 통상적으로 3~5년이 흘러야 특허 등록증을 받아 볼 수 있습니다.
점점 경쟁이 치열해지고 또 급변하는 비즈니스 환경 속에서 특허를 통해 경쟁 우위를 확보해야 한다는 말을 듣고 특허를 출원했는데, 5년을 기다려야 미국 특허 등록증이 나온다는 말을 들으면 당황스러우실 거에요.
그런데 각 국가 특허청마다 사정이 다를테니 도대체 왜 그렇게 심사가 느린지 따지는건 아무런 소용이 없겠죠.
대신에 특허를 더 빨리, 그리고 더 경제적으로 확보하기 위해 이용할 수 있는 제도들이 마련되어 있습니다.
1. PPH 심사 (Patent Prosecution Highway)
한국 특허를 이미 등록 받았거나 조만간 등록이 예상된다면, 해외 출원은 PPH 심사를 이용할 수 있을지 알아 보세요.
PPH 심사는 IP5(한/미/일/중/유럽)를 포함해서 우리가 알고 있는 대부분의 나라들에서 이용할 수 있는 제도입니다. PPH 제도는 쉽게 말해 한 나라에서(예: 한국) 출원한 특허에 대해 특허청 심사관이 특허 결정했다면, 동일한 청구항으로 해외(예: 미국)에서 더 빠르게 심사를 받아볼 수 있는 제도입니다. 한 나라에서 이미 특허 받을 수 있다고 결정된 청구항을 그대로 다른 나라에 출원하면, 좀 더 빨리 심사를 해준다는 것이지요.
나라에 따라, 발명의 분야에 따라 다르지만, PPH 심사를 신청할 경우 특허 획득에 소요되는 기간이 절반 가까이로 줄어들고, 비용 또한 크게 줄어들 수 있습니다.
PPH 심사를 받기 위해 필요한 추가적인 서류 준비와 제출 등으로 인해, 해외 대리인과 국내 대리인 비용으로 수십만원 정도를 부담해야 하지만, PPH 심사가 신청된 출원의 경우 특허청으로부터 거절이유가 통지되는 횟수가 1회 정도 줄어드는 것이 일반적이므로, 거절이유의 극복에 소요되는 국내외 대리인 비용이 줄어들어서, 결과적으로는 2–3백만원 정도의 비용을 세이브하실 수 있습니다.
2. 미국 특허청 — Track One 심사
미국에서 Universal Studios나 Disney Land 같은 놀이공원에 가 보신 분이라면, Fastpass나 Express Pass 같은 입장권을 가진 사람들은, 기다리지 않고 놀이기구에 빨리 탑승하는 것을 보신 적이 있을 거에요. 아마 일반적인 입장권보다 적어도 백불 이상 더 지불해야 하는 입장권일 거에요.
미국 특허청에도 그런 제도가 있습니다. 바로 Track One 심사 제도라는 것인데요. 미국 특허청에 비용을 지불하면 묻지도 따지지도 않고 무려 3개월 여만에 심사의견을 받아 볼 수 있습니다. 한 해에 Track One을 신청할 수 있는 쿼터가 12,000건으로 제한되어 있는데, 아직까지는 빠듯하지 않은 편이라서 별로 신경 쓰실 사항은 아닙니다.
가장 중요한 건 비용인데요. Track One 신청을 위해 미국 특허청에 추가로 지불할 비용은 중소기업 기준 $2,000입니다. (대기업 $4,000, 개인 출원인 $1,000)
3. 유럽 특허청 — PACE 프로그램
상대적으로 많이 알려지지는 않았지만, 유럽 특허청에는 PACE라는 빠른 심사 제도가 있습니다. 미국 특허청의 Track One 과는 달리 특허청에 납부하는 신청 비용은 없고, 해외 대리인과 국내 대리인 수수료만 조금 부담하시면 이용할 수 있는 대신에, 신청을 받아줄지는 심사관의 재량입니다.
PACE 신청을 위해 해외/국내 대리인 비용으로 몇 십만원 정도 비용이 발생될 수도 있지만, PACE 신청시 심사 기간이 단축되기 때문에 특허가 등록되기 전까지 유럽 특허청에 매년 납부해야 하는 비용(EUR 490~ 1640 / 출원후 3년차 부터 매년 납부)을 세이브할 수 있으니, 결과적으로는 상당한 비용을 아낄 수 있게 됩니다.
오늘은 해외에서 특허를 빨리 받기 위해 이용할 수 있는 제도들에 대해서 알아 봤습니다.
유럽 특허청의 PACE는 단점이 거의 없어 보이지만, 빠른 심사를 해줄지 심사관 마음이라는 점이 약간의 한계라고 볼 수 있구요.
미국 특허청의 Track One은 까다롭지 않은 대신에 무조건 특허청에 납부하는 비용이 $2000 발생합니다.
PPH 심사 제도는 대부분의 나라에서 활용할 수 있는데, 제1국(예: 한국)에서 특허결정을 받은 청구항을 해외에서도 그대로 사용하거나 청구항을 더 좁혀야 하기 때문에, 제1국에서 심사받는 과정에서 청구항에 이미 많이 좁아진 상태라면, 더 넓은 청구항에 대한 심사를 해외에서 받아보지 못한다는 제약이 있습니다.
따라서 각 출원 사건 마다 상황에 맞는 맞춤형 해외 출원/심사 전략을 도출해 내는 것이 중요합니다.
지금까지 특허법인 가산 판교오피스였습니다.
