언젠가의 해외 특허 출원을 위해 지금 기억할 것들 1

결정의 시간! 최초 한국 출원일로부터 1년 되는 날

<세줄요약>

• 한국 최초 출원일로부터 ‘1년 되는 날까지’ 해외에 출원 완료하지 않으면, 더 이상의 기회는 없습니다.
• ‘1년 되는 날’의 3달 전에는 특허사무소에 연락해서 해외 출원을 준비하세요.
• 만약 1년 이내에 출원 국가까지 결정하기가 힘들다면, 1년 되는 날까지 ‘PCT 국제특허출원’을 완료하세요!

한국에서 출원한 발명의 특허성 판단 시점을 한국 출원일로 소급하여 적용받기 위해서는, 한국 출원일로부터 1년 이내에 해외 출원을 해야 합니다.

대부분의 특허사무소에서는 한국 출원일로부터 1년이 되기 몇 달 전부터 해외 출원 의사를 고객분들께 여러 차례 문의하지만, 많은 고객분들이 바쁘신 나머지 이를 지나치시곤 합니다. 그러다가 1년 기한을 놓쳐 버리시거나 또는 나중에야 생각이 바뀌셔서 안타까워하시는 경우를 많이 봅니다. 해외 특허 출원의 기회는 한국 출원일로부터 단 1년이라는 사실을 꼭 기억하세요!

그럼 이제 고민되실 거에요. 저도 기업의 특허 담당부서에서 근무할 때 종종 고민되는 부분이었는데요. 기업의 비즈니스 전략과 글로벌 제품 출시 전략이 확정되기 전까지는, 어떤 특허를 어느 나라에 출원해야 할지 결정하기 어려운 경우가 많은데, 1년이라는 시간은 그렇게 넉넉한 시간이 아니었거든요.

언젠가 선택은 해야 하지만, 해외 출원을 위한 두 가지 제도 중 상황에 맞게 선택해 보실 수는 있습니다. 첫 번째는 파리조약에 기초로 한 해외 출원이고, 두 번째는 PCT 국제 출원입니다. 이름은 아직 기억하실 필요가 없으니 파리조약 출원을 1번 제도, PCT 출원을 2번 제도라고 부를게요.

1번 제도의 경우는, 출원하고자 하는 국가의 수가 1–2개 정도로 적거나, 한국 출원일로부터 1년 시점에 출원 대상 국가 전체를 확정할 수 있는 경우에 유리합니다. 한국 출원일로부터 1년 되는 날까지 출원하고자 하는 모든 국가에 출원서 제출을 완료해야 하며, 해당 국가에 출원하는데 필요한 비용만 발생합니다.

그런데 출원하고자 하는 국가를 한국 출원일로부터 1년 시점에 미리 확정하기 어려운 경우도 많겠죠? 그런 경우라면 2번 제도를 이용해 보실 수 있는데요. 한국 출원일로부터 1년 되는 날까지 PCT 국제출원이라는 절차를 완료하고 나서, 한국 출원일로부터 약 30개월(2년 반) 되는 시점까지 개별 국가를 선택하여 진입하는 절차를 진행하면 되니까, 국가를 선정할 시간을 좀 더 확보할 수 있어요. 다만, 각각의 국가에 출원하는데 필요한 비용 외에, 이 PCT 출원에 필요한 비용이 추가적으로 소요됩니다.

오늘 말씀드릴 내용은 여기까지예요. 특허 출원은 지금 당장을 위한 것이 아니라, 우리 기업의 미래를 위해 투자하는 것이라는 점을 늘 잊지 마시고, 먼 앞날을 내다보고 전략을 결정하셔야 합니다. 그러한 점에서 해외 출원 역시 단기적인 비즈니스 플랜에만 기초하여 결정하시기보다는, 그보다 멀리 내다보고 한 걸음 더 나아가시는 것이 바람직하다는 점, 꼭 기억하세요.

다음 글에서는 PCT 출원에 대해서 많이들 하시는 오해를 바로 잡아 드릴게요.

지금까지 특허법인 가산 판교오피스였습니다.